Nos casos em que há motivo justificado para a ausência de uso de marca registrada pelo período superior a 5 anos, o registro de marca não pode ser atingido pela caducidade na forma prevista pelo artigo 143 da Lei de Propriedade Industrial, conforme recente entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A Terceira Turma do STJ se posicionou pelo afastamento da caducidade quando o desuso da marca registrada se dá por um justo motivo durante o julgamento de um recurso interposto por uma empresa farmacêutica que após não obter o registro da sua marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI resolveu ingressar com uma ação judicial para o mesmo propósito.
Segundo a notícia ora comentada, a empresa Farmoquímica teve negada pelo INPI o registro da marca Ginesse, sob o fundamento de que o seu sinal marcário se confunde com a marca Minesse, pertencente à empresa Wyeth, cujo registro já havia sido concedido pelo INPI há mais tempo.
Por discordar do indeferimento do registro da sua marca, a Farmoquímica apresentou ao INPI um pedido de caducidade da marca Minesse alegando o desuso da mesma por período superior há 5 anos, o que também acabou sendo rejeitado pelo citado órgão federal.
De acordo com o INPI, a marca Minesse ficou em desuso por mais de 5 anos em virtude da sua titular depender de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a comercialização do medicamento identificado pela respectiva marca.
Farmacêutica busca obter o registro de marca perante o judiciário
Na ação judicial movida com a mesma finalidade de obter o registro da marca Ginesse após sair perdedora no âmbito administrativo, a empresa Farmoquímica acabou sofrendo derrota em primeira instância após o juiz da causa ter concordado com a tese defendida pelo INPI.
Para o juiz que proferiu a sentença, a caducidade do registro da marca pelo desuso superior a 5anos pode ser afastada nos casos em que há justo motivo devidamente comprovado pelo titular da marca, de acordo com o artigo 143, parágrafo 1º da lei de propriedade industrial.
Ao recorrer da sentença nova derrota para a empresa farmacêutica depois que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a decisão de 1ª instância.
Assim, na última tentativa de reverter a situação a seu favor, a empresa Farmoquímica interpôs recurso especial no Superior Tribunal de Justiça – STJ. Porém, para o ministro João Otávio de Noronha que foi o relator do recurso especial, o fato da empresa Wyeth estar buscando obter a licença da Anvisa para a comercialização do seu medicamento se enquadra como justo motivo capaz de afastar a caducidade da sua marca de acordo com o previsto na lei de propriedade industrial. O RESP foi negado por unanimidade.
